麟采專欄

2018.09.09

商標案件侵權判斷整理

蔡穎瑩律師

在商標近似侵權案例中，是否構成混淆誤認，整理國內與比較法判斷侵權標準如下：

(一) 相關法條:

商標法

第68條（侵害商標權）

未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：
一、 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三、 於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

第70條（侵害商標權）

未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：

一、 明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。
三、 明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。

第95條（罰則）

未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：

一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。
二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

第96條（罰則）

未得證明標章權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊證明標章之標章，有致相關消費者誤認誤信之虞者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。

明知有前項侵害證明標章權之虞，販賣或意圖販賣而製造、持有、陳列附有相同或近似於他人註冊證明標章標識之標籤、包裝容器或其他物品者，亦同。

第97條（罰則）

明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

公平交易法

第22條第1項第1款

事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。

第25條

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。

(二) 經濟部審查基準:

．判斷二商標間有無混淆誤認之虞，應參考之相關因素，經綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，整理出下列8項因素：

1.商標識別性之強弱
2.商標是否近似暨其近似之程度
3.商品/服務是否類似暨其類似之程度
4.先權利人多角化經營之情形
5.實際混淆誤認之情事
6.相關消費者對各商標熟悉之程度(比較兩個商標，消費者愈熟悉商標的給予愈高程度的保障)
7.系爭商標之申請人(侵權人)是否善意
8.其他混淆誤認之因素

．著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：

1.商標識別性之強弱
2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度
3.商標使用期間、範圍及地域
4.商標宣傳之期間、範圍及地域
5.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域
6.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形
7.商標之價值：原則上，商標之價值愈高，該商標為相關事業或消費者普遍認知的可能性愈高。
8.其他足以認定著名商標之因素

(三) 法院就商標侵權的認定：

．刑事法院之認定: (臺灣臺南地方法院刑事簡易判決105年度智簡字第44號)

商標具有辨識商品來源之功用，享有商標權之企業經營者通常花費相當時間、資源打造商品品牌形象，獲取消費者之信賴，是被告為貪圖小利，意圖販賣而陳列仿冒註冊商標圖樣商品之行為，非但可能使商標權人蒙受銷售損失，更造成民眾對商品價值判斷之混淆，令商標權人合法商品之信譽與品質遭受質疑，進而侵害商標權人潛在市場利益，間接影響我國保護智慧財產權之國際聲譽。

．民事法院之認定: (智慧財產法院民事判決105年度民商訴字第30號)

所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌：商標識別性之強弱；商標是否近似暨其近似之程度；商品是否類似暨其類似之程度；先權利人多角化經營之情形；實際混淆誤認之情事；相關消費者對各商標熟悉之程度；系爭商標之申請人是否善意；其他混淆誤認之因素等相關因素，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

．行政法院之認定: (智慧財產法院行政判決106年度行商訴字第3號)

1. 混淆誤認之判斷:

所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。判斷有無混淆誤認之虞的參酌因素及各參酌因素之內涵，包含商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標申請人是否善意、其他混淆誤認之因素等（參酌經濟部發布之「混淆誤認之虞」審查基準）。

2.著名商標之認定:

所謂減損著名商標識別性之虞，係指著名商標使用於特定之商品或服務，原本僅會使人產生某一特定來源之聯想，但當未取得授權之第三人之使用行為，逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力時，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。所謂減損著名商標信譽之虞，係指著名商標之信譽有可能遭受污損，亦即因未取得授權之第三人之使用行為，使消費者對著名商標所代表之品質、信譽產生貶抑或負面之聯想（參酌經濟部發布之「商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基準」）。又按，商標法第30條第1 項第11款前段規定之目的在於避免相關公眾對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，保護之對象為相關消費者，而所稱之相關消費者，則指該商標所使用之商品或服務之消費者而言（商標法施行細則第31條參照）；至同條後段之規範目的則在於避免著名商標之識別性或信譽於一般消費者主觀認知中遭受減損之虞，保護之對象為該著名商標，不以該商標所使用之同一或類似商品或服務類別為限，兩者保護之對象及範圍並不相同。

【比較法】美國聯邦法院的判斷商標侵權之依據

一、 混淆之虞(Likelihood of Confusion)

1.原告商標的強度Strength of the plaintiff’s mark
2.商品的近似度 Similarities between the marks
3.商標的近似度Product relatedness
4.造成消費者混淆的證據Whether there has been any actual confusion : 美國法院通常會要求原告做市場調查來證明。
5.銷售管道 Proximity in channels of trade and marketing of the products on which the marks are used
6.產品的類型以及消費者的考量Consumer traits
7.被告是否有故意造成消費者混淆之意圖 Defendant’s intent in adopting the mark
8.原告是否想要進入被告的市場 Likelihood that the plaintiff will expand its mark into defendant’s line of business

二、 商標淡化(Dilution) Lanham Act Section 43(c)

商標淡化原則是針對著名商標(super trademark)，如果被告未經授權使用近似的商標而造成:

1.原告的商標喪失其顯著的識別性(dilution by blurring) 或;
2.造成原告的商標名聲受損 (dilution by tarnishment) ，都會構成商標淡化，而構成商標侵權。但是美國商標法在判定商標淡化的時候，必須要有絕對的證據來證明原告的商標真的造成淡化(actual dilution)，而不是僅有造成淡化之虞 (likelihood of dilution)，所以要證明商標淡化，其實有一定的難度。再者像Burberry這種super trademark 也真的很難被淡化。

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